Недобросовестные конкуренты и домен-хантеры могут воспользоваться пробелами в законодательстве, чтобы отсудить домен с помощью товарного знака. Эта ситуация может коснуться как небольших проектов, так и крупных компаний, которые не зарегистрировали ТЗ первыми.
В статье разбираемся, как защитить свой домен вместе с опытным домейнером Павлом Гросс-Днепровым.
Что такое товарный знак
Товарный знак — юридически закрепленное обозначение бренда. ТЗ регистрируют, чтобы закрепить на бумаге право владения названием и визуальными символами, которые символизируют бренд.
Например, социальная сеть Вконтакте владеет товарными знаками «Вконтакте» и «VK». Это дает ей право в случае необходимости запретить любым компаниям использовать бренд в онлайн или оффлайн рекламе и в названии доменов.
Важно не путать товарный знак с торговой маркой. В некоторых источниках эти понятия называют синонимами, но на самом деле товарный знак — зарегистрированная торговая марка с юридически закрепленным правообладателем.
Если представить, что торговая марка — холодильник, который стоит у вас на кухне, то товарный знак — его паспорт. С помощью документа можно убедиться, что это действительно холодильник определенного бренда.
Крупные компании регистрируют логотипы, слоганы, эмблемы и другие визуальные средства бренда в качестве товарных знаков, чтобы запретить их неправомерное использование.
Когда речь идет о локальных интернет-магазинах, инфосайтах и других мелких проектах, в 99% случаев товарный знак не регистрируется. Дальше мы расскажем, к чему это может привести.
Павел Гросс-Днепров
Доменное имя — это средство индивидуализации товара. Поэтому действие товарного знака прямо относится и к доменам. Более того, часто домен и есть бренд, и многие компании сейчас регистрируют сам домен в качестве товарного знака.
Как товарный знак влияет на домены
С юридической стороны, домен не является объектом интеллектуальной собственности и не охраняется законодательством. Мошенники пользуются этим, чтобы выдать свой домен за известный бренд.
Защититься от проблем помогает регистрация товарного знака. То есть Вконтакте может предъявить права на домен vkontaktes.ru и аналогичные доменные имена, куда входит юридически зарегистрированное название бренда.
ТЗ дает возможность не только подать в суд на мошенника или недобросовестного конкурента, но и аннулировать регистрацию домена, который нарушает права владельца товарного знака.
Важная особенность ТЗ заключается в том, что можно предъявить претензии на домен при выполнении нескольких условий:
В нем используется название бренда;
Домен используют для продажи товаров или услуги той же категории.
Доменное имя портит репутацию бренда.
То есть если создать социальную сеть «Вконтактер» на домене vkontakter.ru, компания VK может подать в суд, получить компенсацию за незаконное использование товарного знака и аннулировать регистрацию домена.
Домен занят и использует айдентику VK
Статистика судебных споров показывает, что 80% споров по доменам решается в пользу владельцев товарных знаков. В 20% случаях победа достается администраторам доменных имен.
Вот только есть одно большое «но» — из-за пробелов в законодательстве есть шанс отжать домен у компании, которая не зарегистрировала товарный знак. Например, если бы «ВКонтакте» не позаботилась об этом заранее, в теории можно было бы зарегистрировать свой ТЗ и подать на соцсеть в суд.
Представим, что есть интернет-магазин с названием «Матрасы.ру». Сайт спокойно работает 20 лет, а потом владелец получает иск в суд от правообладателя ТЗ «Матрасы».
Оказывается, что товарный знак зарегистрировали недавно под конкретную задачу — отнять трастовый домен и продать его с аукциона вместе с товарным знаком. Такой кейс может показаться нереальным, но аналогичные примеры можно легко найти в реестре судебных решений.
На Западе таких проблем нет. Если домен зарегистрирован раньше торговой марки и компании не работают в одной нише, подавать иск в суд бесполезно. Деньги на юристов и оплату судебных сборов будут потрачены зря.
Сервис AppFollow в 2021 году пытался выкупить одноименный домен в зоне .com у Павла Гросс-Днепрова за $5000, но сумма не устроила владельца доменного имени. Компания не захотела повышать ставку и обратилась в суд.
По итогам разбирательства, домен остался у Павла, потому что торговая марка была зарегистрирована позже доменного имени, а само слово носит описательный характер и необязательно должно ассоциироваться с брендом.
Компания AppFollow осталась ни с чем, а могла выкупить ценный актив и пользоваться привычной на зарубежном рынке зоной .com. Сейчас домен редиректит на непрямых конкурентов сервиса — AppsFlyer.
Сервису приходится использовать зону .io
Павел Гросс-Днепров
На домен регать ТЗ необязательно, можно и на слово, которое обозначает домен. Но регистрировать ТЗ надо всегда. Это мое мнение. Стоимость регистрации ТЗ не такая большая, а риски, которые она исключает, огромны.
Сейчас в РФ зарегистрировано 552 тыс. ТЗ. Это намного больше, чем количество юрлиц в стране. И количество заявок на ТЗ растет из года в год. Поэтому надо проводить глубокий мониторинг еще на этапе нейминга. Не забываем, что, кроме домена, можно лишиться еще и суммы до 5 млн рублей за нарушение чужого ТЗ.
Я и сам регистрирую ТЗ на наиболее ценные свои домены. К сожалению, многие недобросовестные люди используют несовершенство нашего законодательства в корыстных целях и пытаются забрать понравившиеся им домены через суд. Это относиться больше к ru и рф доменам.
В международных доменных зонах споры рассматривает ВОИС. А там забрать домен практически невозможно. Надо иметь очень обоснованную позицию. Конечно, если речь не идет о явном мошенничестве или использовании чужого товарного знака для обогащения, ВОИС принимает решение в пользу правообладателя. В остальных случаях, когда домен используется добросовестно, истец получает отказ.
Для защиты международного домена регистрировать ТЗ вовсе не обязательно по вышеуказанной причине. А вот в ru сегменте проще зарегистрировать ТЗ и спать спокойно, так как абсолютно никто не застрахован от обратного захвата домена. В любой момент за вашим доменом могут прийти. Не факт, что заберут, но нервы потрепают.
Регистрация ТЗ занимает в среднем год. В сложных случаях, когда название не однозначное, могут и до двух лет затянуть. И здесь не имеет значения, сам подаешь или через агентство, так как в основном время уходит на экспертизу в Роспатенте.
Разница лишь в том, что при подаче через агентство вероятность отказа ниже. Поэтому самостоятельно я не подаю ничего. Есть профи, которые все сделают лучше и качественнее.
Кейсы по отжиму доменов с помощью ТЗ
Как показывает практика судебных разбирательств с доменами в зоне .ru, иногда злоумышленникам удается не только отжать домен, но и получить компенсацию. Обычно это происходит, когда оба проекта работают в одной нише.
Кейсы ниже показывают, что без регистрации товарного знака компания может не только потерять ценный домен, но и попасть на крупный штраф.
Son.ru за 6 млн рублей
В 2018 году домен son.ru хотели выкупить, но стороны не сошлись в цене. Позже выяснилось, что в какой-то момент покупатель увидел, что товарный знак «Сон» принадлежит не компании, которая владеет интернет-магазином на домене.
Он выкупил ТЗ у предыдущего владельца и уже июле 2018 года стал владельцем по данным Роспатента. В апреле 2019 года он выиграл в суде и получил право на управление доменом son.ru. После победы новый владелец выставил домен на аукционе reg.ru за 6 млн рублей вместе с товарным знаком и успешно продал активы.
Успешная регистрация ТЗ
Павел Гросс-Днепров
Домен был продан компании «Сон на Неве». Сейчас на нем магазин с товарами для сна. Первый владелец домена и сам хотел его продать, поэтому выкупать его за большие деньги, чтобы потом продать, скорее всего, за такие же деньги, не было смысла.
Магазин фейерверков ba-bah.ru
На домене был магазин фейерверков с 2003 года. В 2016 году конкуренты получили товарный знак «Бах», а в 2021 году подали в суд и забрали домен себе. Бывшего владельца домена обязали выплатить компенсацию в размере 0,5 млн рублей.
Самое удивительное, что основатели интернет-магазина узнали о потере домена только когда он перестал работать и они увидели изменения во whois. Недобросовестные конкуренты получили актив стоимостью в миллионы рублей всего за 30-50 тысяч, которых достаточно для регистрации ТЗ.
Бывший владелец домена попал на 290 000 ₽
Apple-iPhone.ru
Этот кейс не похож на предыдущие, но показывает силу торговой марки. В декабре 2019 года российское представительство Apple обратилось к информационному проекту о «яблочной» технике с досудебной претензией и потребовало прекратить незаконное использование словесных товарных знаков Apple и iPhone.
Владельцам проекта пришлось экстренно мигрировать на другой домен, делать ребрендинг и надеяться на сохранение позиций. Примечательно, что в 2014 году Apple выкупила домен iphone.ru за 60 000$. А в более свежем кейсе решила задействовать законодательные рычаги.
Проседание трафика после смены домена
Примеры показывают, что использовать чужой товарный знак в домене небезопасно. Как и планировать долгосрочное развитие проекта без регистрации ТЗ, так как проблемы могут возникнуть в любой момент.
Павел Гросс-Днепров
Кроме кейсов выше можно найти еще несколько аналогичных примеров. Например, Питерский производитель «Кукурузный дом «Витэк» использовал домен vitek.ru с 2000 года.Но один из дилеров производителя электроники «Витек», использующий домен vitek-aus.ru, возжелал домен vitek.ru. Как быть?
Решили действовать просто и эффективно. В 2005 году под атакуемый домен регистрируется ТЗ vitek.ru. Уже в 2006 году дилер «Витек» по решению суда получает домен vitek.ru в свое распоряжение.
Дилер по сей день использует этот домен для продажи техники. А компания «Кукурузный дом «Витэк» прекратила свое существование в 2009 году. Этот случай подробно описан здесь. Копии сайтов на разные даты доступны в веб-архиве, чтобы восстановить хронологию обратного захвата домена.
Это хоть и яркий, но старый случай, так как в современной практике такие откровенные обратные захваты домена — большая редкость. Уже сформировалась прогрессивная судебная практика, которая очень близка к западной.
Домены, конечно, забирают, но чаще по неосторожности и беспечности жертвы. Обратный захват в чистом виде уже редко встретишь, поэтому каждый такой известный мне случай я стараюсь освещать, чтобы окончательно прекратить такие эксцессы.
Прецеденты, когда ТЗ создают позже, чем домен, и все равно забирают доменное имя обычно происходят по двум причинам:
1. Есть явное нарушение прав обладателя ТЗ — на сайте ведется коммерческая деятельность в этом же классе. В такой момент суд в подавляющем большинстве случаев будет на стороне правообладателя. Причем и российский, и европейский.
2. Слабая или отсутствующая защита у ответчика. Часто ответчик решает даже не приходить на заседания. Даже в ВОИС это трактуется как признание недобросовестности использования. Всегда есть возможность отстоять домен, если правильно построить защиту. Не игнорируйте досудебные претензии и судебные повестки, какими бы нелепыми не были в них требования.
Вообще факт киберсквоттинга суд устанавливает по совокупности факторов. Нельзя взять, просто сравнив даты, и сказать, что имеет место нарушение закона. Хотя многие обыватели именно так и видят ситуацию. Суд изучает фактические данные: переписку между сторонами, фактические цели использования доменов, реальные намерения сторон. Все это имеет значение при принятии решения.
Если вы почитаете кейсы от ВОИС, то там все еще сложнее. Учитывается очень много, казалось бы, мелких деталей: насколько ТЗ известна в мире, какие у нее обороты, знаком ли был владелец домена с этой компанией, как началась переписка между сторонами спора, кто что написал и когда.
Огромное значение имеет смысловое значение слова. Если слово общеупотребимое, то забрать его практически нереально, даже если оно открыто выставлено на продажу и зарегистрировано позже ТЗ. Так ВОИС отказал THE SUN в притязаниях на домен thesun.com не в последнюю очередь по этой причине. Монополизировать солнце нельзя.
Но ВОИС может и забрать домен, зарегистрированный раньше ТЗ, если будет доказано намерение препятствовать или вредить ТЗ. Но это очень редкие случаи. ВОИС очень подробно разбирает все случаи и даже влиятельные корпорации легко получают отказ в притязаниях на домен. Например, Сбербанк не смог забрать домены sberbank.biz sberbank.org, хотя имел более раннюю регистрацию.
Есть положительные прецеденты и в нашей судебной системе. Был случай, когда владельцу ТЗ отказали в притязаниях на домен, хотя на нем велась коммерческая деятельность в том же классе. Отказ был мотивирован тем, что ответчик вполне законно использовал в домене свое фирменное название.
Так что наши суды все более и более качественно начинают прорабатывать вопрос доменных споров. Благо уже есть довольно большая положительная практика. Сейчас все сложнее забрать чужой домен, особенно если у ответчика есть нормальные юристы, которые способны выстроить защиту.
К сожалению, не редкость, когда даже очень серьезные юридические компании обещают легкое получение чужого домена, утверждая, что ТЗ – это, по сути, индульгенция на его отъем. Это далеко не так. В итоге компании проигрывают суды, а возможность получить домен практически утрачивается.
Проиграв в Верховном суде, как в случае с доменом domovoy.ru, или в ВОИС, как в примере с appfollow.com, истец навсегда утрачивает возможность судиться за домен, так как выше уже нет инстанций.
В случае с appfollow.com, кстати, были привлечены очень серьезные и дорогие юристы, которые, я так понимаю, давали высокие шансы на победу. Но в итоге оказалось, что они настолько слабо знали доменную тематику, что на полном серьезе решили приписать мне владение 13 млн доменами.
Юристы истца не ведали, что Privacy Service это не название компании, которой я якобы владею, а сервис конфиденциальности. Судья очень удивился такому уровню квалификации и даже отдельно прокомментировал этот казус в решении, размещенном на сайте ВОИС. В заключении суда можно почерпнуть много интересного.
Как обезопасить домен своего проекта: чек-лист
Если планируете развивать проект в перспективе нескольких лет, необходимо выбрать название и доменное имя, которые не нарушают существующие товарные знаки. Это можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью в фирмы, которые предоставляют соответствующие услуги.
Пошаговый алгоритм защиты домена:
Убедиться, что он не нарушает существующие ТЗ. Для этого можно использовать сервисы поиска товарных знаков, например, Online Patent.
Зарегистрировать домен. Если под проект есть ИП или юрлицо, следует привязать к ним доменное имя.
Подать заявку на регистрацию домена в качестве товарного знака. Это можно сделать самостоятельно по инструкции Роспатента или обратиться в патентное бюро. Во втором случае услуга под ключ обойдется в сумму от 30 000 рублей.
Настроить мониторинг исков по ИНН или ОГРН. Задачу можно решить с помощью сервиса Casebook или аналогичных платформ.
Павел Гросс-Днепров
При правильном подходе можно достаточно надежно защитить домен. У меня есть кейсы, когда владелец ТЗ доходил до верховного суда и получал отказ. Например, так было с доменом domovoy.ru.
Необходимо регистрировать товарный знак, мониторить другие товарные знаки, в том числе и те, что находятся на этапе регистрации, и вовремя реагировать. При обнаружении угрозы надо оперативно менять содержимое сайта или подавать в суд на аннулирование нового ТЗ.
Защита должна быть комплексной и постоянной. Любители халявы постоянно охотятся на дорогие домены и постоянно ищут относительно законный способ их изъятия. Надо понимать, что за вашим доменом могут прийти не какие-то патентные тролли или безымянные мошенники, а вполне даже себе серьезные компании с именем.
Очень многие предприниматели весьма циничны, когда речь идет о «законном» способе получения чужого актива. Например, довольно известная международная компания Appfollow через ВОИС пыталась отобрать у меня домен, зарегистрированный за 4 года до их ТЗ. Конечно же, я выиграл этот спор, но неприятный осадок от напористости и прямолинейности остался.
Кстати, вот интересный положительный пример того, как надо следить за доменом. Строительная компания, которая владела доменом dom.ru, вовремя заметила, что кто-то подал заявку на регистрацию ТЗ «Дом.ру», и оперативно тоже подала свою заявку в Роспатент. В итоге, когда дошло до судебных разбирательств, домен был сохранен. Потом домен был все же выкуплен за 120 млн рублей.
Вот какой может быть иногда цена бдительности или ошибки – 120 миллионов. Сработали оперативно на опережение и сохранили ценный актив.
Если раньше сайт компании носил больше информативную функцию, то сейчас часто это единственная точка продаж. Поэтому безопасности домена надо уделять особое внимание. Потеря домена для многих компаний может быть если не смертельна, то очень болезненна. Так что берегите свои домены.
Важно понимать, что иногда даже наличие товарного знака не останавливает недоброжелателей. Они могут подать иск в суд с требованием отменить регистрацию ТЗ и создать проблемы, но для этого нужны основания: совпадение с уже зарегистрированным товарным знаком или недобросовестная конкуренция.
В любом случае, 30-50 тысяч рублей на регистрацию ТЗ обеспечивают 99% гарантию защиты от домейн-хантеров, если были соблюдены базовые условия работы с товарными знаками.
